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IP in der Due Diligence - Mag. Dieter Schalko im Interview

Unternehmenskäufe wollen gut überlegt und gut kalkuliert sein. Eine professionelle Due Diligence Analyse dient dabei als Entscheidungshilfe und der fundierten Bewertung des Objekts.

Wie läuft eine Due Diligence Prüfung ab? Welche Einflussfaktoren gibt es? Welche Rolle spielen Schutzrechte wie Patente und Marken in diesem Zusammenhang? Wie werden Patente und Marken wirtschaftlich bewertet?

Mag. Dieter Schalko, Senior Manager und Prokurist bei Ernst & Young mit langjähriger, internationaler Erfahrung in der Beratung von Unternehmenstransaktionen im Interview mit patentawalt .cc - intellectual property expertise:

Herr Mag. Schalko, Sie beschäftigen sich beruflich mit Due Diligence Prüfungen.
Können Sie unseren Lesern kompakt näherbringen, was genau eine Due Diligence Prüfung ist, wann eine derartige Prüfung durchgeführt wird und  wie so eine Prüfung grundsätzlich abläuft?


DS: Eine Due Diligence wird üblicherweise im Zuge eines Unternehmenskaufs bzw. verkaufs, und im Rahmen von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen durchgeführt. Stellen Sie sich vor, Sie sind Unternehmer oder Investor und haben im Rahmen Ihrer Marktanalysen ein Unternehmen identifiziert, welches zum Verkauf steht bzw. wurde es Ihnen zum Kauf angeboten (z.B. von einer Investmentbank). Nach weiterer Recherche kommen Sie zu dem Schluss, dass es hervorragend in ihr Portfolio passen würde und möchten die Unternehmensanteile erwerben. Üblicherweise kommt es nach Abschluss von Vertraulichkeitsvereinbarungen und Absichtserklärungen zu Unternehmensbesichtigungen und Erstgesprächen mit dem Verkäufer.
Danach startet eine sogenannte Due Diligence Phase.
Bis dato basiert Ihr Informationsstand auf öffentlich zugänglichen Daten, limitierten Informationen, die Sie vom Management erhalten haben bzw. in manchen Fällen auf einem Informationsmemorandum, das von einer Investmentbank erstellt wurde. Das Ziel der Due Diligence ist es nun einerseits detailliertere Informationen über das Unternehmen zu sammeln, Risken und Chancen des Unternehmens zu analysieren und andererseits erste Überlegungen über den indikativen Unternehmenswert anzustellen. Als sorgfältig handelnder Geschäftsmann möchten Sie bevor Sie einen Kaufvertrag unterzeichnen möglichst viele Informationen in möglichst vielen Bereichen über das Unternehmen erhalten bzw. wesentliche Risken und Chancen vor dem Erwerb kennen. Typische Bereiche betreffen Finanzen, Steuern, Recht, Markt, Umwelt, Personal, IT, Technik u.a. Je nach Anzahl von Mitbietern, ist die Due Diligence Phase oft von Zeitdruck geprägt und ihre Mitarbeiter in der operativen Geschäftstätigkeit gebunden. Es empfiehlt sich daher auf externe, transaktionserfahrene Berater zurückzugreifen.
Die Ergebnisse der Due Diligence Untersuchungen fließen einerseits in Ihre Kaufentscheidung und Kaufpreisüberlegungen ein bzw andererseits werden Sie versuchen die Risken über etwaige Gewährleistungsregeln in den Kaufvertrag reinzuverhandeln.

Welche Rolle spielen IP-Rechte wie Patente oder Marken bei einer Due Diligence Prüfung?

DS: Das Vorhandensein von bestimmten IP Rechten kann kaufentscheidendes Kriterium sein, wenn der Investor Interesse hat, das Unternehmen aufgrund eines bestimmten Patents / bestimmter Marke zu erwerben. Im Rahmen der Due Diligence könnte man u.a. untersuchen welche Umsätze / Gewinne in Verbindung mit einer bestimmten Marke / Patent stehen, ob patentrechtliche und urheberrechtliche Berechtigungen vorhanden sind, ob die Patente in unternehmerischem oder Privatbesitz des Verkäufers sind, Überlegungen zur steueroptimalen Erwerbsstruktur, Marktanalyse des geschützten Produkts (Zukunftseinschätzung), können die Patente und Marken ohne Probleme auf den neuen Eigentümer übertragen werden, usw.
Zusätzlich könnte man erste Überlegungen über den Marktwert der IP Rechte anstellen, denn nach dem erfolgreichen Erwerb des Unternehmens muss im Rahmen der sog. Purchase Price Allocation der Kaufpreis auf die Marktwerte des übernommenen Vermögens aufgeteilt werden. Im Rahmen der PPA müssen die Marktwerte der IP Rechte ermittelt werden, welche wesentlich von den Buchwerten in der Bilanz abweichen können.


Demnach werden Schutzrechte wie Patente und Marken vor dem Erwerb nur auf Rechtsbestand, Übertragbarkeit etc. überprüft, nicht aber auf Ihren Schutzbereich?

DS: Der Umfang einer Due Diligence hängt in erster Linie von den Bedürfnissen des Investors ab und kann generell nicht standardisiert werden. Wenn Schutzrechte von primärer Bedeutung für den Käufer sind, dann wird er auch deren Schutzbereich näher analysieren wollen. Dies könnte z.B. im Rahmen der rechtlichen iVm der technischen Due Diligence erfolgen. Es könnte sich in diesem Fall empfehlen, dass der Investor einen Patentanwalt beratend hinzuzieht.

Nach dem erfolgreichen Erwerb eines Unternehmens werden also die Marktwerte des IP ermittelt. Wie funktioniert das und wo liegen dabei in der Praxis die Schwierigkeiten?

DS: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen produziert Cola und verkauft dieses einerseits als no-name Cola und als Marken Cola. Für das no-name Cola beträgt der Markenwert null, da ja ein no-name Produkt. Der Wert der Marke des Marken Colas basiert dann auf folgender Überlegung:
Ziel ist es herauszufinden wie viele Menschen das Cola kaufen und um wie viel diese mehr bezahlen, weil es ein Marken Cola ist und kein no-name Cola, sprich wie viel mehr Umsatz (bzw. Cash Flow) macht das Marken Cola gegenüber dem no-name Cola. Danach berücksichtigt man die unterschiedliche Kostenstruktur (z.B. höherer Werbeaufwand für das Marken Cola) und errechnet wie viel mehr Gewinn (bzw. Cash Flow) generiert das Unternehmen mit dem Marken Cola gegenüber dem no-name Cola. Die Gewinn-Differenz stellt nun jene Größe dar, wie viel Gewinn es Ihnen bringt, dass Sie das Cola als Marken Cola und nicht als no-name Cola verkaufen. Der zukünftig geplante Gewinnunterschied wird mit dem Unternehmenszinssatz auf einen Stichtag abgezinst und stellt den Wert der Marke dar.
Ähnlich verhält es sich mit der Bewertung von Patenten: Die analoge Fragestellung wäre: Wie viel spart das Unternehmen ein (z.B. durch technologischen Fortschritt) weil es dieses Patent geschützt hat (nur geschützte Patente können einen Wert in der Bilanz haben) gegenüber ohne Patent.
Die Schwierigkeit dieser Bewertungsmethodik liegt in der Ermittlung der korrekten Daten (wie z.B. Zurechenbarkeit der Umsätze, Aufwendungen, Vergleichsprodukte, etc.)
In der Praxis wird oft folgende Bewertungsmethodik angewandt: Man ermittelt den Umsatz der dem geschützten Produkt zurechenbar ist. Danach schätzt man, wie viel Prozent vom Umsatz würde ein Unternehmen an Lizenzzahlungen leisten müssen, wenn es die Schutzrechte nicht inne hat. Dieser Wert stellt nun jene Größe dar, die das Unternehmen spart, weil es eben diese Schutzrechte besitzt. Aus den geplanten Umsätzen errechnet man die geplanten (ersparten) Lizenzzahlungen und diskontiert diese mit dem Unternehmenszinssatz auf einen Stichtag ab. Die Schwierigkeit bei dieser Methodik liegt in der Ermittlung der ersparten Lizenzzahlungen. Wie viel Prozent vom Umsatz beträgt die ersparte Lizenzzahlung? Dafür existieren (kostenpflichtige) spezialisierte Datenbanken.

Als abschließende Frage: Wie sehen Sie derzeit den Markt für Unternehmenstransaktionen? Sind Unternehmen derzeit wirklich günstig und ist derzeit ein guter Einstiegszeitpunkt?

DS: Wir sehen derzeit eine leicht verstärkte Aktivität im Transaktionsbereich. Prinzipiell gibt es sehr viel Geld im Markt, das nach Investitionen sucht. Mein Eindruck ist aber, dass sowohl Investoren als auch Banken risikobewusster agieren und Transaktionen länger analysiert werden.
Den Preis der Unternehmen muss man differenziert sehen. Ich denke, es gibt einen Mangel an guten Unternehmen, die zum Verkauf stehen, da für Verkäufer der Preis derzeit nicht attraktiv genug ist. Vermehrt sieht man, dass Eigentümer verkaufen müssen, weil das Unternehmen durch die Krise stark gebeutelt wurde und ein weiteres Jahr in der Krise nur schwer überleben würde. Dies treibt meines Erachtens derzeit die Aktivität am M&A Markt. Hier empfiehlt es sich umso stärker, ein transaktionserfahrenes Team für eine detaillierte Due Diligence zusammenzustellen.


Zur Person:
Mag. Dieter Schalko ist Senior Manager / Prokurist bei Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. und hat langjährige und internationale Erfahrung in der Beratung von Unternehmenstransaktionen. Er hat die Steuerberaterprüfung und CFA Prüfung absolviert und war im Rahmen seiner Laufbahn bei Ernst & Young für knapp 2 Jahre in den USA tätig.

1 Kommentare:

Georg Puchberger hat gesagt…

Vorsicht bei der Bewertung von Patenten!

Die wirtschaftliche Bewertung von Patenten ist, wie der Name schon sagt, eine rein wirtschaftliche! Diese geht davon aus, dass die Patente auch wirklich halten, was sie versprechen.

Ich kenne einen Fall, bei dem im Zuge eines Firmenkaufs eine Technologie und die zugehörigen Patente eine zentrale Rolle spielten. Die Patente waren allesamt aufrecht, übertragbar, hatten ausführliche Beschreibungen, Zeichnungen und Patentansprüche.

Dennoch stellten sie sich nach dem Deal als nahezu wertlos heraus.

Wie kann so etwas sein?
Ganz einfach, es gab eine simple Umgehungsvariante, die von den Patenten nicht abgedeckt war.

Die Auslegung des Patents und Abklärung von essenziellen Fragen wie:
- Decken die Patentansprüche überhaupt die reale Technologie?
- Gibt es Umgehungsvarianten?
- Fallen die Umgehungsvarianten vielleicht in den Schutzbereich anderer Schutzrechte?
- Gibt es neuheitsschädliches Material, das bei Auslandsanmeldungen gefunden wurde?
- Wurde das Patent von einem Patentanwalt verfasst?
- etc.
kann m.M.n. nur durch Personen erfolgen, die sowohl etwas von der Technologie als auch etwas vom Patentrecht verstehen. Diese Personen sind in der Regel Patentanwälte.

Es gibt klare Indizien die die Stärke eines Patentes andeuten können - aber Verallgemeinerung oder "Kochrezepte" gibt es nicht.

--
Mit freundliche Grüßen,
Georg Puchberger, DI
Patentanwälte Puchberger, Berger & Partner

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