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Zulässigkeit von Disclaimern ursprünglich offenbarter Gegenstände - G2/10

Die jüngste Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts G2/10 (vorerst nur in englischer Sprache vorliegend) erging am 30. August 2011 und beschäftigt sich mit der Zulässigkeit von Disclaimern.

Disclaimer sind negative technische Merkmale. Beispielsweise kann in einer Patentanmeldung das Merkmal ABC und explizit nicht D offenbart sein. In diesem Fall handelt es sich um einen ursprünglich offenbarten Disclaimer, und ein derartiger Disclaimer kann in den Anspruchssatz aufgenommen werden.

In den meisten Fällen jedoch sind Disclaimer nicht in der Anmeldung offenbart.
Beispielsweise zeigt eine Anmeldung meist positive Merkmale in der Form einer allgemeinen Erfindung ABC mit Ausführungsformen ABCD, ABCE und ABCF. Im Laufe des Verfahrens wird der Anmelder möglicherweise mit schädlichem Stand der Technik konfrontiert und möchte eine dieser Ausführungsformen ausschließen, beispielsweise nicht ABCE. In diesem Fall handelt es sich um einen Disclaimer eines ursprünglich offenbarten Gegenstands.

Darüber hinaus kann argumentiert werden, dass, wenn in der Anmeldung eine allgemeine Offenbarung A mit einem Ausführungsbeispiel B vorliegt, und B ein Teil von A ist, es für den Fachmann unmissverständlich klar ist, dass alle anderen Ausführungsformen A-B (A minus B) ebenfalls Teil der Erfindung sind. Diese nicht offenbarten Ausführungsformen können als logische Komplemente der bevorzugten Ausführungsform B innerhalb der Erfindung A gesehen werden: aufgrund logischer Regeln wäre der Gegenstand A-B somit implizit offenbart, und ein Disclaimer auf B wäre zulässig.

Die Entscheidung G1/03 stellt in Punkt 2 fest, dass ursprünglich nicht offenbarte Disclaimer nur zulässig sind, um


Neuheit gegenüber einem Stand der Technik nach Art. 54(3) und 54(4) EPÜ wiederherzustellen;

Neuheit herzustellen um einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Art. 54(2) abzugrenzen;

einen Gegenstand auszuklammern, der vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Somit gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Fällen, in denen ein ursprünglich nicht offenbarter Disclaimer zulässig ist.  G1/03 stellt jedoch weder explizit fest, ob diese Regeln auch für Disclaimer gelten, die ursprünglich nicht offenbart sind und ursprünglich offenbarte Gegenstände ausschließen, noch ob diese Regeln für Disclaimer gelten, deren verbleibende Gegenstände implizit durch 'logische Regeln' offenbart sind.

Diese Unklarheit führte zu widersprünglicher Rechtsprechung. Beispielsweise war für den in T1050/99 im Anspruch ausgeschlossenen Gegenstand eine Grundlage in der Anmeldung vorhanden. Dieser Gegenstand wurde jedoch als Teil der Erfindung und nicht als auszuschließender Gegenstand dargestellt. Die Beschwerdekammer schloss daraus dass es sich um einen nicht offenbarten Disclaimer handle.

Im Gegensatz dazu wurde in der T1107/06 festgestellt, dass ein Disclaimer den Art. 123(2) nicht verletze, wenn der Gegenstand des Disclaimers als Ausführungsform der Erfindung ursprünglich offenbart ist. In dieser Entscheidung vertrat die Kammer auch die Auffassung, dass nicht explizit offenbarte Ausführungsformen als logische Ergänzung der offenbarten Ausführungsformen implizit offenbart seien. In Folge dessen würde auch ein Disclaimer auf die offenbarten Ausführungformen die ursprüngliche Offenbarung nicht überschreiten.

Mit der Zwischenentscheidung T1068/07 legte die Technische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer nun die Frage vor, ob ein Disclaimer den Art. 123(2) verletzt, wenn der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand als Ausführungsform der Erfindung in der Anmeldung ursprünglich offenbart ist.

Die Große Beschwerdekammer stellt zunächst fest, dass, obwohl Punkt 2 aus der G1/03 für den Fall ursprünglich nicht offenbarter Disclaimer formuliert ist, dies nicht bedeutet, dass dieser Punkt auch für den Fall ursprünglich nicht offenbarter Disclaimer, die ursprünglich offenbarte Gegenstände ausschließen, gültig ist. Eine derartige Lesart der G1/03 wäre unzulässig, da sich die G1/03 lediglich mit Fällen beschäftigt, in denen sowohl der Disclaimer, als auch der ausgeschlossene Gegenstand nicht in der Anmeldung offenbart sind.

Die GBK setzt mit der eigentlichen Beantwortung der Vorlagefrage fort. Dazu werden die Entscheidungen G3/89, G11/91 und G1/93 herangezogen, die sich mit der Zulässigkeit von Änderungen nach Art. 123(2) beschäftigen. Die GBK stellt fest dass als 'Goldstandard' für Änderungen gilt, dass Änderungen lediglich innerhalb der Grenzen dessen zulässig sind, was für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung ableitbar ist.

Dies bedeute jedoch nicht, dass die Aufnahme eines Disclaimers, der ursprünglich offenbarte Gegenstände ausschließe, stets zulässig sein. Der Test für die Zulässigkeit eines derartigen Disclaimers muss vielmehr sein, dass nach der Änderung für den Fachmann keine neuen technischen Informationen vorliegen. Der Ausschluss ursprünglich offenbarter Gegenstände kann gegen Art. 123(2) verstoßen, wenn er darin resultiert, dass dem Fachmann neue technische Informationen zugänglich werden, die er nicht direkt und unmittelbar der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung entnehmen kann.

Um dies festzustellen muss eine technische Einschätzung der allgemeinen technischen Umstände des vorliegenden Falles erfolgen, wobei das Wesen und Ausmaß der ursprünglichen Offenbarung und des ausgeschlossenen Gegenstands sowie dessen Verhältnis zu dem im Schutzbereich nach der Änderung verbleibenden Gegenstand in Betracht zu ziehen ist.

Diese Feststellung führt die GBK zu Disclaimern, deren Gegenstand an Hand der oben genannten 'Regeln der Logik' definiert ist. Demnach würde die Offenbarung eines kleineren Bereichs B innerhalb eines offenbarten größeren Bereichs A implizit den Komplementärbereich A-B offenbaren. Somit wäre ein Disclaimer auf B zulässig. Andererseits könnte ebenso argumentiert werden, dass es sich dabei um eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung handle. Die GBK verwirft diese Argumentation jedoch und stellt fest, dass eine derartige Beurteilung nicht schematisch erfolgen kann. Die GBK stellt fest, dass der anzuwendende Test darin besteht, festzustellen, ob der Fachmann den verbleibenden Gegenstand als (explizit oder implizit) direkt und unmittelbar in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart ansieht. Ob es sich um eine explizite oder implizite Offenbarung handelt tritt demnach hinter den 'Goldstandard' der direkten und unmittelbaren Entnehmbarkeit zurück.

Somit hängt es vom konkreten Fall ab, ob die Beanspruchung komplementärer Bereiche gegen Art. 123(2) verstößt. Werden beispielsweise verschiedene Ausführungsbeispiele offenbart, und einer davon später durch einen Disclaimer ausgeschlossen, so kann dies nicht zu einer Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung führen. Wird jedoch die ursprüngliche Offenbarung durch den Disclaimer auf eine Untergruppe eingeengt, die nicht als ursprünglich offenbart angesehen werden kann, so würde dieser Disclaimer gegen Art. 123(2) verstoßen.

Die GBK führt in Punkt 4.5.5 weiter aus, dass es im Gegensatz zur Entscheidung T1102/00 nicht erforderlich ist, dass der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand in der Anmeldung explizit als ausschließbarer Gegenstand präsentiert wird. Auch wenn der Gegenstand als essentieller Teil der Erfindung offenbart wird, kann ein Disclaimer darauf zulässig sein.


Zusammenfassend wurden die Fragen durch die GBK wie folgt beantwortet:

An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject matter disclosed in the application as filed infringes Art. 123(2) EPC if the subject matter remaining in the claim is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using general common knowledge, in the application as filed.

Determining whether or not that is the case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject matter and its relationship with the subject matter remaining in the claim after the amendment.


Für die Praxis bestärkt diese Entscheidung unsere grundsätzliche Einschätzung, dass der Großteil der Merkmale einer Erfindung in der Regel als optionale Merkmale gekennzeichnet sein sollten. Obwohl es grundsätzlich nicht unzulässig ist, als wesentlich beschriebene Merkmale durch Disclaimer auszuschließen, führt es zu einem erhöhten Handlungsspielraum, die wesentlichen Merkmale einer Erfindung in der Anmeldung auf das Nötigste zu reduzieren um sich im Erteilungsverfahren möglichst viele Möglichkeiten offen zu halten.

Zur Person:
Dr. Andreas Gehring ist Patentanwaltsanwärter in der Patentanwaltskanzlei Patentanwälte Puchberger, Berger & Partner und ist dort unter anderem zuständig für die Bereiche Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Regelungstechnik, Computertechnik, sowie Informatik, Telekommunikation, Mobilkommunikation, Mikroelektronik, und Halbleitertechnologie. 

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