Twitter
Google+
patentanwalt cc on Facebook
Follow

Die US-Patentreform im Überblick

America Invents Act Implementation

Andreas Gehring von Patentanwälte Puchberger, Berger & Partner fasst einige wichtige Punkte des "America Invents Act" zusammen:

Am 16. September wurde in den USA eine seit 2005 diskutierte Novellierung des Patentgesetzes verabschiedet, bekannt als Leahy-Smith America Invents Act. Diese Reform  bringt zum Teil weit reichende Auswirkungen auf die Praxis des amerikanischen Patentwesens.

Einige der für europäische Anmelder bedeutendsten Änderungen will ich im Folgenden kurz zusammenfassen:



Umstieg auf First to File

Die größte und meistdiskutierte Änderung besteht im Umstieg vom traditionellen First to Invent (FTI) Prinzip auf das international übliche First to File (FTF) Prinzip. Die USA gleicht sich damit als letztes Land an das internationale Patentrecht an – zuletzt hatte Kanada im Jahr 1989 den Umstieg vollzogen.

Sowohl bei FTI als auch bei FTF steht das Recht an der Erfindung grundsätzlich dem Erfinder zu. Worin besteht nun der Unterschied?

In einem First to File System kann ein Patent auf eine Erfindung demjenigen erteilt werden, der die Erfindung als erster anmeldet. Der frühere Erfinder, der dieselbe Erfindung zu einem früheren Zeitpunkt gemacht hat, die Erfindung aber später anmeldet, kann kein Patent auf die Erfindung erlangen.

Die Nachteile dieser Regelung für den Erfinder werden dadurch gemildert, dass dem früheren Erfinder ein Vorbenutzerrecht eingeräumt wird. Der Anmelder und spätere Patentinhaber kann den redlichen Erfinder also nicht an der Ausübung der Erfindung hindern.

Im Gegensatz dazu kann gilt in einem FTI System nur der erste Erfinder als berechtigt, das Patent anzumelden. Sollte ein Zweiter die Erfindung zum Patent anmelden, kann der erste Erfinder dem Anmelder das Patent in einem Interference-Verfahren unter Vorlage von Beweismitteln streitig machen.

Als Abwehrmaßnahme kann der Anmelder durch Vorlage geeigneter Beweismitteln schwören, die Erfindung vor dem vermeintlichen ersten Erfinder gemacht zu haben (Praxis des Swearing Behind).

Dazu mussten beide Parteien den Zeitpunkt der gedanklichen Schöpfung der Erfindung (conception) und die gewissenhafte Realisierung (reduction to practice) nachweisen. Dies stellt sich in der Praxis jedoch als kompliziert und schwer beweisbar heraus.

Für den redlichen Anmelder ist ein derartiges System riskant: Er kann nie sicher sein, ob er sich nicht plötzlich einem kostspieligen Interference-Verfahren aufgrund eines vermeintlichen früheren Erfinders unterwerfen muss. Dem Missbrauch wird durch derartige subjektive Verfahren Tür und Tor geöffnet.

Im Vergleich dazu schafft ein FTF-System zum Zeitpunkt der Anmeldung klare Verhältnisse.

Neudefinition des Standes der Technik

Gemäß §102 des amerikanischen Patentrechts, der die Neuheit definiert, ist auch die öffentliche Vorbenutzung, beispielsweise Anpreisung oder Verkauf der Erfindung vor dem Anmeldetag neuheitsschädlich, wobei dies auch eine geheime kommerzielle Verwendung mit einschließt.

Im Gegensatz zum alten Recht gilt diese Regelung nun weltweit, also ist auch eine Vorbenutzung außerhalb der USA für eine Anmeldung in den USA neuheitsschädlich.

Abkehr von der Hilmer Doktrin

Der neue §102 bestimmt auch eine Abkehr von der 1966 eingeführten Hilmer-Doktrin.

In Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft kann eine US-Anmeldung, die den Prioritätstag einer ausländischen Anmeldung beansprucht, für sich das ausländische Prioritätsdatum als effektiven Anmeldetag beanspruchen.

Im alten Recht stellt diese Anmeldung jedoch erst ab dem Tag der Anmeldung in den USA wirksamen Stand der Technik zur Begründung eines älteren Rechts in den USA dar.

Mit anderen Worten, eine Anmeldung im Ausland konnte nur zur Begründung eines früheren Anmeldetages, nicht jedoch zur Vernichtung gegnerischer Anmeldungen verwendet werden (gerne einprägsam formuliert als 'foreign patent application can be used as a shield, not as a sword).

Im Gegensatz dazu wird nun, in Übereinstimmung mit internationaler Praxis, das ausländische Prioritätsdatum für die Begründung älterer Rechte in den USA wirksam. Eine deutschsprachige PCT-Anmeldung kann somit ein älteres Recht gegenüber einer US-Patentanmeldung begründen.

Dabei ist zu bedenken, dass ältere Rechte in den USA nicht nur wie in Europa zur Neuheitsprüfung, sondern auch zur Beurteilung erfinderischer Tätigkeit herangezogen werden. Eine ausländische Prioritätsanmeldung könnte demnach zur Vernichtung einer US-Anmeldung, nicht jedoch einer gleichen Anmeldung in Europa führen.

Eine Folge dieser Änderung wird sein, dass die Anzahl der vorläufigen Patentanmeldungen (Provisional Applications), die gerne von europäischen Anmeldern benutzt werden um in den USA ein älteres Recht zu begründen, in Zukunft zurückgehen sollte.

Neuheitsschonfrist nur für den Anmelder

Eine weitere Änderung im Zusammenhang mit der Definition des relevanten Standes der Technik betrifft die Neuheitsschonfrist (Grace Period).

Veröffentlichungen des Anmelders bis zu 12 Monate vor dem Anmeldetag zählen nicht zum Stand der Technik. Damit wird dem Erfinder quasi ein Rettungsring zugeworfen, um Erfindungen, die er versehentlich publiziert hat, noch patentieren zu können.

Die neue Regelung geht darüber hinaus, da auch Veröffentlichungen Dritter bis 12 Monate vor Anmeldung nicht neuheitsschädlich sind, solange die Erfindung bereits vorher vom Anmelder publiziert wurde.

Eine unabhängige Offenbarung der Erfindung durch jemand anderen als den Anmelder konnte im alten Recht durch die Praxis des Swearing Behind bei Vorliegen ausreichender Beweismittel abgewehrt werden – dies ist im neuen Recht nicht mehr möglich. Derartige unabhängige Offenbarungen Dritter vor dem Anmeldetag sind für die Anmeldung also wie im europäischen Recht tödlich.


Weitere Änderungen betreffen die Entschärfung des Best-Mode Erfordernisses in Patentanmeldungen (kann nicht mehr zur Anfechtung des Patentes verwendet werden), in der Abschaffung von so genannten  False-Marking Claims  (Kennzeichnung von Produkten mit abgelaufenen Patentnummern soll nicht mehr verfolgbar sein), sowie in einem ganzen Paket neuer Möglichkeiten, im und nach dem Erteilungsverfahren gegen eine Patentanmeldung vorzugehen (Pre-Grant Submission, Post-Grant-Review und Supplemental Examination).

Zusammenfassend stellen diese Änderungen eine wesentliche Nivellierung der Unterschiede zwischen US-amerikanischem und europäischem Patentrecht dar. Von einer Harmonisierung kann nicht gesprochen werden, zu groß wiegen die verbleibenden Unterschiede.

Aus der Sicht europäischer Anmelder ist die Abkehr von der Hilmer Doktrin und die sprachlich und territorial erweiterte Definition des Standes der Technik zur Beurteilung der Neuheit begrüßenswert.

Die von vielen erwarteten Änderungen im Bereich der Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden blieben aus – Business Methods, unter anderem Auslöser für die ursprünglichen Reformbestrebungen, bleiben auch nach 'in re Bilski' in den USA patentierbar.

--
Zur Person:
Dr. Andreas Gehring ist Patentanwaltsanwärter in der österreichischen Patentanwaltskanzlei Patentanwälte Puchberger, Berger & Partner und ist dort unter anderem zuständig für die Bereiche Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Regelungstechnik, Computertechnik, sowie Informatik, Telekommunikation, Mobilkommunikation, Mikroelektronik, und Halbleitertechnologie. 

2 Kommentare:

Anonym hat gesagt…

Hinsichtlich der Neudefinition des Standes der Technik: ich habe jetzt keinen link zum alten §102, aber soweit ich mich erinnere, waren sämtliche veröffentlichte Dokumente, unabhängig von der Sprache, für Neuheitsüberlegungen von Relevanz. Die Hilmer Doktrin stellte auf die Sprache ab, beschränkte sich aber nur auf ältere Rechte.

patentanwalt .cc - ip expertise hat gesagt…

Vielen Dank für den Hinweis. Der Artikel wurde überarbeitet!

Kommentar veröffentlichen