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Beschränkung von Österreichischen Patenten durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung


Grundsätzlich sieht das österreichische Patentgesetz kein Beschränkungsverfahren analog zum europäischen Beschränkungsverfahren gemäß Artikel 105b EPÜ vor. Dennoch ist es auch bei nationalen Österreichischen Patenten möglich, die Schutzansprüche nach der Erteilung zu ändern und insbesondere einzuschränken. Im Unterschied zum europäischen Beschränkungsverfahren, bei dem das EPA prüft, ob die Erfordernisse für eine Beschränkung erfüllt sind, geschieht die Beschränkung in Österreich über einen teilweisen Verzicht auf das Patent gemäß §46 Abs. 1 Z 3 PatG.

Dieser Teilverzicht ist eine einseitige Willenserklärung, die am Tag nach dem Einlangen beim ÖPA ex nunc wirksam wird. Der Teilverzicht ist allerdings eine empfangsbedürftige Willenserklärung,  da für den Eintritt der Rechtsfolgen die Kenntnisnahme und Beschlussfassung durch das ÖPA notwendig ist. In der Praxis bedeutet dies, dass ein Antrag auf Teilverzicht durch die technische Abteilung des ÖPA auf Zulässigkeit geprüft und der Teilverzicht per Beschluss eingetragen oder abgewiesen wird.

Obwohl vom Gesetzgeber möglicherweise anfänglich nicht beabsichtigt, hat sich dadurch in Österreich über den Umweg einer Verzichtserklärung eine Möglichkeit zur nachträglichen Beschränkung eines Patents etabliert, die in ihren Grundzügen einem Beschränkungsverfahren entspricht.

Die frühere Praxis des Österreichischen Patentamtes erlaubte lediglich den Verzicht auf ganze Ansprüche – also eine Einschränkung auf einen Unteranspruch.

Die jüngere Rechtsprechung weicht jedoch von dieser alten Praxis ab, da gemäß aktuellen Entscheidungen eine Einschränkung eines Patentanspruchs auch durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung erfolgen kann, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

(i)    der Schutzbereich muss verkleinert werden,
(ii)    die ursprüngliche Offenbarung darf nicht überschritten werden,
(iii)    die verbleibenden Teile müssen noch den Gegenstand eines selbständigen Patents bilden können.
(vgl. 34R84/14p – „Lochski“ vom 25.9.2014; OPM 09.10.2013, Op 1/13; OGH ÖBl 2009, 191 – Pantoprazol; OGH 19.11.2009, 17 Ob 24/09t; OGH 19.11.2009, 17 Ob 13/09z = ecolex 2010, 173 – Nebivolol)

Ein formaler Kritikpunkt dieser neuen Praxis stützte sich auf §91 Abs. 3 PatG, in dem normiert ist, dass bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses die Ansprüche abgeändert werden dürfen. Diese Formulierung  wurde in einigen Beschlüssen dahingehend ausgelegt, dass die Ansprüche „nur“ bis zur Erteilung abgeändert werden dürfen. Der OGH und der OPMS stellten jedoch klar, dass ein Teilverzicht auf das schon erteilte Patent auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 91 Abs. 3 PatG zulässig sein kann. (vgl. 17 Ob 26/08k – Pantoprazol; Op 1/13 )

Ein materiellrechtlicher Kritikpunkt gegen die neue Praxis stützte sich auf die Tatsache, dass jede Änderung eines Patentanspruchs eines erteilten und bekanntgemachten Patents grundsätzlich die Rechtssicherheit gefährdet, da sich der Dritte nicht mehr auf den Schutzumfang der vom Patentamt erteilten (ursprünglichen) Patentansprüche verlassen kann. Insbesondere ist im AtPatG keine eindeutige Regelung vorgesehen, die einem Dritten im Teilverzichtsverfahren rechtliches Gehör verschaffen könnte. Jedoch wird diese Kritik mit der Begründung zurückgewiesen, dass es theoretisch betrachtet zu keiner Verschiebung oder Ausweitung des Schutzbereichs kommen kann, wenn die ohnehin notwendigen Kriterien (i und ii) erfüllt sind.

Ein weiterer materiellrechtlicher Kritikpunkt betrifft den Umstand, dass der Anspruch durch eine nachträgliche Änderung einen nicht recherchierten Gegenstand betreffen könnte. Doch auch hier gilt: sind die beiden obengenannten Voraussetzungen (i und ii) erfüllt, so kann der beschränkte Schutzbereich lediglich einen Teilbereich des ursprünglichen (recherchierten) Schutzbereichs betreffen, womit auch der neue Gegenstand als recherchiert gelten muss.

Insbesondere bei einer Einschränkung eines Anspruchsmerkmals durch Aufnahme präzisierender Angaben aus der Beschreibung ist die Rechtslage relativ eindeutig. So ist in §101 Abs. 2 Satz 3 geregelt, dass der Recherche (bzw. dem Recherchenbericht) die Patentansprüche in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung zugrundezulegen sind, wobei §22a Abs. 1 Satz 2 und 3 sinngemäß anzuwenden sind. Dadurch ist festgelegt, dass die Merkmale der Ansprüche auch für die Recherche anhand der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen sind. Daraus ergibt sich, dass Merkmale der Beschreibung, die zur Auslegung der Merkmale der Patentansprüche ohnedies heranzuziehen sind, bei deren Aufnahme in die Patentansprüche im Zuge eines Teilverzichts als recherchiert gelten müssen.

Bei allen Änderungen im Zuge eines Teilverzichts, insbesondere bei Änderungen durch Streichung oder Ersatz eines Merkmals, muss somit von der technischen Abteilung geprüft werden, ob die Voraussetzungen i, ii und iii erfüllt sind – was sich im Einzelfall als nicht ganz konfliktfrei herausstellen könnte.

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Zur Person:

DI Georg Puchberger ist Patentanwaltsanwärter bei der österreichischen Patentanwaltskanzlei Patentanwälte Puchberger, Berger & Partner und dort insbesondere zuständig für die Bereiche Maschinenbau, green technology und Open Innovation.

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